Attenzione a non sfruttare la registrazione del proprio marchio per più di cinque anni! E’ così che la famosa casa automobilistica ha perso i diritti sul marchio “Ferrari 250 GTO”.

1. La questione

Nel 2008 la Ferrari ha registrato la forma della sua iconica Ferrari 250 GTO come marchio dell’Unione Europea (“MUE”). Dieci anni dopo, Ares Design ha fatto domanda all’European Intellectual Property Office (“EUIPO”) per ottenere la cancellazione di tale registrazione sulla base della mancanza di uso effettivo del marchio da parte della Ferrari per cinque anni consecutivi.

La divisione di Annullamento dell’EUIPO si è quindi trovata a valutare le prove fornite dalle parti per verificare se la Ferrari abbia utilizzato il marchio costituito dalla forma della Ferrari 250 GTO nel periodo di riferimento (dal 2013 al 2018). Una questione spinosa, visto che quel modello di Ferrari è stato effettivamente in produzione solo tra il 1962 e il 1964, ben prima che il marchio fosse registrato.

Nella valutazione della divisione di Annullamento ha quindi assunto importanza decisiva il modo in cui la Ferrari ha utilizzato il proprio MUE, che non è stato considerato idoneo per escludere la cancellazione per alcune classi di beni per i quali il marchio era stato registrato.

2. Il non uso del marchio

Ai sensi dell’art. 58 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (Regolamento UE 2017/1001, il cosiddetto “RMUE”), il titolare del marchio perde i suoi diritti nel caso in cui il suo marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

Si tratta di un caso di decadenza, che produce effetti a partire dalla data della domanda (da non confondersi con la nullità, che rimuove la registrazione del marchio con effetto retroattivo).

Perché vi sia decadenza per non uso, è necessario che un soggetto faccia domanda all’EUIPO, istaurando il giudizio di fronte alla divisione di Annullamento.

L’onere della prova ricade, tuttavia, sul titolare del MUE, che dovrà fornire elementi sufficienti per dimostrare di aver effettivamente usato il marchio nel periodo di riferimento; non si può esigere dal richiedente di provare un fatto negativo (il non uso).

Ma cosa si intende per “uso effettivo”? Nella sentenza Minimax (C-40/01) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che l’uso effettivo consiste in uno sfruttamento reale del marchio che sia conforme alla sua funzione essenziale, vale a dire distinguere il prodotto contrassegnato dal marchio da quello di altre imprese, garantendo al consumatore finale l’identità di origine del bene.

La Corte ha sottolineato come la tutela del marchio verrebbe meno “ove il marchio perdesse la sua funzione commerciale, consistente nel trovare o mantenere uno sbocco per le merci ed i servizi cui è apposto rispetto alle merci o ai servizi di altre imprese” (C-40/10, punto 37).

Nel caso della Ferrari, come si è anticipato, il modello 250 GTO era stato ritirato dalla produzione ben prima che il marchio fosse registrato, tanto che Ares Design ha sostenuto che il marchio fosse stato registrato in mala fede.

Ad ogni modo, la divisione di Annullamento dell’EUIPO ha considerato ininfluente questo rilievo di Ares Design sul giudizio in corso, soffermandosi unicamente sulla valutazione delle prove portate da Ferrari per dimostrare l’uso effettivo del MUE.

Nella sentenza succitata, la Corte di Giustizia aveva affermato che, nel caso di merci non offerte sul mercato ex novo, l’uso effettivo si avrebbe nel caso in cui il marchio fosse “realmente utilizzato dal suo titolare per elementi che entrano nella composizione o nella struttura di tali prodotti ovvero per merci o servizi che sono direttamente pertinenti ai prodotti già in commercio e puntano a soddisfare i bisogni della medesima clientela”.

Tuttavia, la Ferrari non è stata in grado di sfruttare questo argomento a proprio favore: per i servizi che offriva con riguardo agli esemplari in commercio del modello 250 GTO i marchi effettivamente utilizzati nel senso sopra detto erano i segni corrispondenti alla parola “Ferrari” e al simbolo del “Cavallino rampante”, non certo la forma della Ferrari 250 GTO. L’unico caso in cui la divisione di Annullamento ha ritenuto che il marchio di forma fosse usato genuinamente dalla casa automobilistica era quello delle macchinine giocattolo e dei modellini che questa ancora produce.

3. La decisione dell’EUIPO

La divisione di Annullamento dell’EUIPO ha quindi dichiarato la decadenza del MUE per i beni e servizi ricompresi nelle classi 12 e 25 e per alcuni beni e servizi della classe 28, mantenendo quindi la registrazione del marchio solo per i veicoli giocattolo e per i modellini in scala.

4. Possibili tutele per la Ferrari

La vicenda è nata dall’intenzione di Ares Design di creare un nuovo modello di veicolo ispirato alla forma della Ferrari 250 GTO; ora che il marchio di forma detenuto da Ferrari su tale modello è decaduto, sembrerebbe di fatto possibile procedere con questo progetto.

La decisione della Ferrari di proteggere il design del suo veicolo iconico tramite la registrazione di un marchio di forma si è rivelata una strategia inefficace. In ogni caso, anche il vero e proprio diritto di design avrebbe fallito a questo scopo, vista la copertura limitata a un massimo di 25 anni dalla registrazione, che deve essere effettuata quando il design è nuovo.

Tuttavia, l’anno scorso il Tribunale di Bologna si era pronunciato a favore della Ferrari, sostenendo che la forma della Ferrari 250 GTO sarebbe protetta dal diritto d’autore, in quanto vera e propria “opera d’arte”. Secondo il Tribunale bolognese il veicolo godrebbe quindi di una tutela di tipo diverso rispetto a quella data dalla registrazione del marchio di forma.

5. Conclusioni

In questo caso troviamo un esempio di utilizzo errato di un marchio di forma. È fondamentale tenere a mente che il fatto che un marchio sia tridimensionale non lo assimila a un design o a un modello industriale, ma la funzione dei marchi è precisamente delineata dal legislatore europeo e dalla giurisprudenza e deve essere rispettata anche in questi casi. Se si registra un marchio di forma, questo deve poi essere effettivamente utilizzato come indicatore d’origine del bene o servizio, come metodo per distinguere la casa produttrice dalle sue concorrenti, altrimenti si rischia la decadenza per non uso, come è capitato alla Ferrari.